DWF logo
DWF logo

              Gewerblicher Rechtsschutz (IP)

              Welche Implikationen kann der Brexit auf IP-Rechte und IP-Sachverhalte mit Bezug zum Vereinigten Königreich haben?

              Date: 23/08/2019

              Einführung

              In Bezug auf einzelne IP-Rechte können sich infolge des Brexit die folgenden Problemstellungen ergeben:

               

              A) Marken / Unionsmarken (UM) und geografische Herkunftsangaben

              Mit einem Brexit würde die europäische Unionsmarkenverordnung (UMV, siehe Link) im Vereinigten Königreich  ihre Wirkung verlieren. Die paneuropäische Wirkung von UM würde für das Vereinigte Königreich nicht mehr gelten. Die britische Regierung hat eine Absichtserklärung abgegeben, der zufolge sie post-Brexit für jede registrierte UM eine entsprechende britische Marke kreieren wird, die die Priorität der UM übernimmt. Somit ist davon auszugehen, dass der Weiterbestand des existenten Schutzes von UM im Vereinigten Königreich gewährleistet ist. Eines gesonderten Antrages bedarf es nach aktuellem Wissensstand nicht; auch werden voraussichtlich keine zusätzlichen Gebühren anfallen, wohl aber bei künftigen Markenverlängerungen.

              Ähnliches gilt für UM im Anmeldestadium. Hier müssen Rechteinhaber aber gemäß Absichtserklärung innerhalb von 9 Monaten nach dem Brexit einen entsprechenden Antrag beim Markenamt des Vereinigten Königreich stellen und zusätzliche Gebühren entrichten, um in den Genuss eines UK-Rechtes mit der UM-Anmeldepriorität zu kommen.

              Rein britische Nutzungen würden keine Wirkung mehr für oder gegen eine UM entfalten. Weder würden also rein britische Nutzungen einer UM als rechtserhaltend zugutekommen, noch würden ältere britische Marken einer UM entgegengehalten werden können.

              Da sich das Vereinigte Königreich in Zukunft wohl nicht mehr an die Rechtsprechung des EuGHs gebunden fühlen wird, kann es in der Zukunft zu Divergenzen in der Rechtsanwendung kommen.

              EUIPO-Vertreter mit Sitz im Vereinigten Königreich werden voraussichtlich nicht mehr vertretungsberechtigt sein. Diese müssen ggf. durch EU-Vertreter ersetzt werden.

              Bezüglich geografischer Herkunftsangaben (gHA) ist die Situation aktuell deutlich offener als bei UM:

              Für einen bestimmten Kanon an Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln ist der Rechtsrahmen für gHA durch die europäische Verordnung Nr. 1151/2012, siehe Link, bestimmt. Post-Brexit würde diese Verordnung im Vereinigten Königreich keine Wirkung mehr entfalten. Die englische Regierung hat angekündigt, ein britisches Ersatz-System zum Schutze von gHA installieren zu wollen. Diesem sollen existente britische gHA voraussichtlich automatisch unterfallen.

              Wie es um den künftigen UK-Schutz europäischer gHA bestellt ist, ist derzeit unklar. Vssl. müssen EU-Produzenten aber jedenfalls einen neuen Antrag auf gHA-Schutz im Vereinigten Königreich stellen. Alternativ bliebe im Vereinigten Königreich wohl nur eine Art Nachahmungsschutz auf Grundlage der britischen „passing-off“-Action

               

              B) Designs / Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGM)

              Mit einem Brexit würde die europäische Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGV) im Vereinigten Königreich ihre Wirkung verlieren. Die paneuropäische Wirkung von registrierten und nicht registrierten GGM würde für das Vereinigte Königreich nicht mehr gelten. Die britische Regierung hat eine Absichtserklärung abgegeben, der zufolge sie post-Brexit für jedes registrierte GGM ein entsprechendes britisches Design kreieren wird, das die entsprechende Priorität des GGM übernimmt. Somit ist davon auszugehen, dass der Weiterbestand des vorhandenen Schutzes von GGM im Vereinigten Königreich gewährleistet ist. Eines gesonderten Antrages bedarf es nach aktuellem Wissensstand nicht; auch werden voraussichtlich keine zusätzlichen Gebühren anfallen (wohl aber bei künftigen GGM-Verlängerungen).

              Ähnliches gilt für GGM im Anmeldestadium. Hier müssen Rechteinhaber aber gemäß Absichtserklärung innerhalb von 9 Monaten nach dem Brexit einen entsprechenden Antrag beim britischen Designamt stellen und entsprechende zusätzliche Gebühren entrichten, um in den Genuss eines britischen Rechtes mit der GGM-Anmeldepriorität zu kommen.

              Die genannten Erwägungen gelten in abgewandelter Form für nicht registrierte GGM. Gemäß Absichtserklärung der britischen Regierung, soll der aktuelle Schutz nicht registrierter GGM im Vereinigten Königreich für deren Restlaufzeit (sprich: bis zu 3 Jahre) weiter gelten.

              Auch das britische Recht kennt ein sog. „unregistered design“ (dieses hat eine längere Schutzzeit als das nicht registrierte GGM: 15 Jahre statt 3 Jahre; dafür umfasst es tendenziell keine Oberflächen-Gestaltungen). Für die Zukunft soll ein britisches „Ersatzrecht“ für das nicht registrierte GGM geschaffen werden – zusätzlich zum bereits vorhandenen unregistered Design. Wie dessen Entstehungs-Voraussetzungen und Schutzumfang ausgestaltet werden, bleibt abzuwarten.

              EUIPO-Vertreter mit Sitz im Vereinigten Königreich werden voraussichtlich nicht mehr vertretungsberechtigt sein. Diese müssen ggf. durch EU-Vertreter ersetzt werden.

               

               

              C) Urheberrechte und verwandte Schutzrechte

              Der Rechtsrahmen des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte ist heute durch eine ganze Reihe von EU-Richtlinien geprägt. Das Vereinigte Königreich hat die Richtlinien nach heutigem Stand weitestgehend in britisches Recht umgesetzt. Nach der Britischen Regierung soll der betreffende britische Rechtsrahmen bis auf Weiteres unverändert bleiben.

              In Zukunft ist allerdings nicht auszuschließen, dass der britische Rechtsrahmen sich vom kontinentaleuropäischen Rechtsrahmen entfernt. Dies mag insbesondere für Schutzrechte gelten, hinsichtlich derer derzeit Reform-Diskussionen geführt werden (z.B. Datenbank-Schutzrecht o.ä.).

              Auch steht in Frage wie es mit der gegenseitigen Anerkennung entsprechender Rechtspositionen im Verhältnis EU-Vereinigtes Königreich bzw. umgekehrt bestellt sein wird (z. B. Schutz von im Vereinigten Königreich generierten Datenbanken künftig wohl nicht gewährleistet). Bestimmte grenzüberschreitende Mechanismen urheberrechtlicher Schutzrechte werden post-Brexit für das Vereinigte Königreich voraussichtlich ebenfalls nicht mehr gelten (z.B. grenzüberschreitende Portabilität von Online-Inhaltediensten gemäß Verordnung 2017/1128, siehe Link; kollektive Rechtewahrnehmung sowie Vergabe von Mehrgebietslizenzen gemäß Richtlinie 2014/26/EU, siehe Link).

               

              D) Patente / Gebrauchsmuster

              Der Brexit wird aller Voraussicht nach keinen Einfluss auf den aktuell bestehenden Schutz von Patenten und Gebrauchsmustern haben. Hintergrund ist, dass das Schutzsystem – anders als bei Marken und Designs – nicht paneuropäisch harmonisiert ist. Ein Recht nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) ist kein im eigentlichen Sinne „europäisches Recht“, sondern ein Bündel nationaler Rechte. Darüber hinaus hat die britische Regierung auch die Absicht erklärt, das bestehende System möglichst unverändert zu erhalten.

              Dies gilt insbesondere auch für sog. Ergänzende Schutzzertifikate (englisch Supplementary Protection Certificates, SPC). SPC erlauben es u.a. in der EU, die Dauer des Patentschutzes bzgl. bestimmter Erzeugnisse (Arzneimittel; Pflanzenschutzmittel) auf Antrag um bis zu 5 Jahre verlängern zu lassen. Grundlage solcher SPC sind EU-Verordnungen Nr. 469/2009, siehe Link, bzw. Nr. 1610/1996, siehe Link, die post-Brexit ihre unmittelbare Wirkung im Vereinigten Königreich verlieren würden.

              Die  britische Regierung hat angekündigt, im Falle des Brexit ein entsprechendes SPC-System beizubehalten, das sich, wenn überhaupt, nur marginal vom bestehenden EU-System unterscheidet. Da die EU Mitte 2018 Änderungen bzgl. des bestehenden Systems über SPC für Arzneimittel vorgeschlagen hat, mag es sein, dass die Systeme künftig auseinanderfallen.

              Was das – schon länger in der Vorbereitung befindliche – einheitliche Patentgericht und das korrespondierende System des sog. Einheitspatents (gilt dann ähnlich UM/GGM als ein einheitliches Recht für alle Teilnehmer-Staaten) angeht, ist die britische Regierung bisher eher vorsichtig. Sie hat angekündigt, untersuchen zu wollen, ob eine Teilnahme des Vereinigten Königreichs am System des Einheitspatents und des einheitlichen Patentgerichts post-Brexit möglich wäre.

               

              E) Geschäftsgeheimnisse / Know-How

              Das Recht zum Schutz vertraulichen Know-Hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) ist auf EU-Ebene durch die sog. „Geschäftsgeheimnis-Richtlinie“, Richtlinie (EU) 2016/943, siehe Link, vereinheitlicht worden. Im Vereinigten Königreich ist die Richtlinie mittels der “The Trade Secrets (Enforcement, etc.) Regulations 2018”, siehe hier, umgesetzt worden, die nach heutigem Kenntnisstand nach dem Brexit unverändert in Kraft bleiben wird. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass der rechtliche Schutz von Geschäftsgeheimnissen sich in der EU und im Vereinigten Königreich post-Brexit auseinanderentwickelt.

               

              F) Erschöpfung von IP-Rechten

              IP-Rechte ermöglichen es dem Rechteinhaber, den Vertrieb geschützter Produkte zu kontrollieren. Dieses Prinzip wird durch den sog. Erschöpfungsgrundsatz eingeschränkt. Hat ein Rechteinhaber das Erst-Vertriebsrecht genutzt und den Wert seines Schutzrechtes wirtschaftlich realisiert, kann er den freien Weitervertrieb der Produkte im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in aller Regel nicht mehr kontrollieren.

              Gemäß Absichtserklärung der britischen Regierung, wird das Vereinigte Königreich die EU-weite Erschöpfung zunächst auch weiterhin für sein Staatsgebiet anerkennen. Ob dies ein Dauerzustand sein wird, bleibt abzuwarten. Im Ergebnis wird Ware, die in der EU in Verkehr gebracht wird, auch im das Vereinigten Königreich als erschöpft gelten. Ein Parallel-Import entsprechender Ware wäre möglich.

              Umgekehrt ist derzeit davon auszugehen, dass Waren, die post-Brexit erstmals im Vereinigten Königreich auf den Markt gebracht werden, nicht als (auch) in der EU erschöpft gelten werden. Ein Einführen von IP-geschützter Ware vom Vereinigten Königreich in die EU kann dann zu Grauimporten führen. Um dies zu verhindern, müssen britische Hersteller post-Brexit u.U. EU-Rechte-Lizenzen einholen.

               

              G) IP-relevante Verträge

              Alle zuvor unter A) bis F) aufgeführten Aspekte und Grundsätze müssen von Wirtschaftsteilnehmern auch im Rahmen von IP-relevanten Verträgen (etwa: Lizenzen, F&E-Verträge, Abgrenzungs- und Koexistenz-Vereinbarungen etc.) berücksichtigt werden.

              Hierbei wird insbesondere eine Rolle spielen, inwiefern die neue Ausgangssituation (das Vereinigten Königreich post-Brexit als eigene Wirtschafts-Region mit eigenständigen IP-Rechten) klarstellend in die Vertragswerke einbezogen werden muss.

               

              H) Gerichtliche Durchsetzung von IP-Rechten

              Soweit derzeit vor Gerichten im Vereinigten Königreich Prozesse geführt werden, die UM und/oder GGM betreffen oder einbeziehen, hat die britische Regierung angekündigt, weitere Guidance zu erarbeiten und zu veröffentlichen. Dies bleibt abzuwarten.

              Grundsätzlich gilt, dass der Rechtsrahmen bei grenzüberschreitenden Konflikten und Gerichtsverfahren heute (u.a. im IP-Bereich) durch eine Reihe von paneuropäischen Vorschriften geprägt ist. Hierzu zählen bei der Frage des anwendbaren Rechts die ROM I, siehe hier, und II Verordnungen, siehe hier, sowie bei Fragen des Zivilprozesses und der Vollstreckung die EUGVVO, die EUZVO sowie die EuBVO. Hinzu kommen Spezial-Vorschriften aus der UMV und der GGV.

              Bei einem Brexit würden die genannten europäischen Vorordnungen (ohne ein Tätigwerden des britischen Gesetzgebers) im Vereinigten Königreich ihre Wirkung verlieren. Fragen der Zuständigkeit, der Prozessführung sowie der Vollstreckung von Urteilen würden wieder allgemeinen Grundsätzen des Internationalen Privatrechts unterliegen.

              Paneuropäische Urteile aufgrund UM oder GGM hätten post-Brexit im Vereinigten Königreich voraussichtlich keine Wirkung mehr. Für das betreffende englische Gebiet müsste, mangels weiterer Regelungen, ein gesondertes Unterlassungs-Verfahren etc. im Vereinigten Königreich geführt werden.

               

              Handlungsempfehlung

              A) In Bezug auf Marken/Unionsmarken (UM) und geografische Herkunftsangaben

              Inhaber von UM müssen die jeweilige Benachrichtigung des britischen-IPO zur Schaffung eines entsprechenden britischen Rechtes abwarten (bei vorhandenen UM). Es muss dann entschieden werden, ob Gründe gegen die Erteilung einer entsprechenden britischen Marke sprechen („Opt-Out“).

              Bei laufenden Anmeldungen für UM muss innerhalb von 9 Monaten nach dem Brexit ein kostenpflichtiger Antrag auf Erteilung einer entsprechenden britischen Marke gestellt werden.

              Prüfung laufender EUIPO-Verfahren (Widersprüche/Löschungsverfahren) auf die Beteiligung von britischen Rechten und entsprechender Implikationen  (ist das einzige Angriffsrecht eine ältere britische Marke, dürfte das Verfahren post-Brexit obsolet sein).

              Benutzungssituation bzgl. vorhandener Marken bedenken (wird bspw. eine benutzungspflichtige UM lediglich im Vereinigten Königreich genutzt, kann sich künftig ein Löschungs-Risiko für die UM ergeben).

              Unternehmen mit britischen Vertretern beim EUIPO sollten neue europäische EUIPO-Vertreter bestellen.

              Künftige Anmelde-Strategien: immer auch das Vereinigte Königreich als Schutzgebiet neben der EU bedenken.

              Hinsichtlich der Situation von geografischen Herkunftsangaben (und deren Schicksal im Vereinigten Königreich) muss die Entwicklung beobachtet werden. Je nach Entwicklungen im Vereinigten Königreich kann hier Handlungsbedarf entstehen – etwa die Anmeldung einer gHA für das Gebiet UK. Derzeit unklar.

               

              B) In Bezug auf Designs / Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGM)

              Es bleibt die Benachrichtigung des britischen IPO zur Schaffung eines britischen Rechtes abzuwarten (vorhandene GGM). Es muss dann entschieden werden, ob Gründe gegen die Erteilung eines entsprechenden  britischen Designs sprechen („Opt-Out“).

              Bei laufenden Anmeldungen für GGM muss innerhalb von 9 Monaten nach dem Brexit ein kostenpflichtiger Antrag auf Erteilung eines entsprechenden britischen Designs gestellt werden.

              Soweit EUIPO-Verfahren auf Nichtigerklärung von GGM laufen, dürfte der Brexit insoweit keine Implikationen haben (EU-Fachkreise dürften üblicherweise unabhängig von einem Brexit u.a. auch auf das Vereinigten Königreich schauen).

              Unternehmen mit Vertretern aus dem Vereinigten Königreich beim EUIPO sollten neue europäische EUIPO-Vertreter bestellen.

              Künftige Anmelde-Strategien: immer auch das Vereinigte Königreich als gesondertes Schutzgebiet neben der EU bedenken.

              Mit Blick auf die aktuellen Unklarheiten der künftigen Gestaltung eines „Ersatzrechtes“ des Vereinigten Königreichs für das nicht-registrierte GGM sollte die Entwicklung in UK beobachtet werden. Bei der künftigen Veröffentlichungs-Strategie hinsichtlich Produktgestaltungen ohne Registerschutz sollte bewusst vorgegangen und – je nach Marktfokus etc. – entschieden werden (z.B. Erst-Veröffentlichung jedenfalls in der EU oder nachweisbar gleichzeitige Veröffentlichung in der EU und im Vereinigten Königreich?).

               

              C) In Bezug auf Urheberrechte etc

              Mit Blick auf die aktuellen Unklarheiten sollte die künftige Rechtsentwicklung im Vereinigten Königreich genau beobachtet werden. Britische Unternehmen müssen ggf. hinsichtlich ihrer Copyright-Assets mit Blick auf Europa neue („alte“) Strategien erarbeiten.

               

              D) In Bezug auf Patente / Gebrauchsmuster

              Derzeit sorgt der Brexit wohl nicht für einen akuten Handlungsbedarf. Es gilt aber – gerade mit Blick auf das geplante Einheitspatent etc. –die künftige Entwicklung innerhalb der EU (Ratifizierung durch Deutschland?) und im Vereinigten Königreich im Auge zu behalten.

              Dies gilt speziell auch für Umsetzung sowie Weiterentwicklung für die parallelen Systeme über SPC.

               

              E) In Bezug auf Geschäftsgeheimnisse und Know-How

              Derzeit sorgt der Brexit wohl nicht für einen akuten Handlungsbedarf. Es gilt aber auch hier, die künftige Rechtsentwicklung im Vereinigten Königreich im Auge zu behalten.

               

              F) In Bezug auf die Erschöpfung von IP-Rechten

              Auch hinsichtlich der Erschöpfungs-Problematik gilt es, die Entwicklung im Vereinigten Königreich und in der EU zu beobachten. Sollte es beim aktuell vorgesehenen Zustand bleiben, sollten UK-Produzenten sich nicht nur Lizenzen für UK-Rechte, sondern auch EU-Lizenzen einholen, um die Gefahr rechtswidriger Grauimporte zu vermeiden.

               

              G) In Bezug auf IP-relevante Verträge

              Wirtschaftsteilnehmer sollten alle bei ihnen vorhandenen und in Kraft befindlichen IP-relevanten Verträge (z.B. Lizenz-Verträge, F&E-Verträge, Abgrenzungs- und Koexistenz-Vereinbarungen etc.) mit Bezug zum Vereinigten Königreich und/oder der Europäischen Union durchsehen und mit Blick darauf prüfen, ob der Brexit und seine Implikationen eine klarstellende Vertragsergänzung o.ä. erforderlich machen.

               

              H) In Bezug auf die gerichtliche Durchsetzung von IP-Rechten

              Bei aktuell im Vereinigten Königreich laufenden Verfahren unter Einbeziehung von UM und/oder GGM gilt es, die angekündigten Vorgaben der britischen Regierung abzuwarten und zu sichten.

              Bei aktuell innerhalb der EU laufenden Verfahren zur Erlangung paneuropäischer Untersagungen etc., sollte eruiert werden, ob es erforderlich und sinnvoll ist, ein parallel gelagertes Verfahren vor britischen Gerichten in die Wege zu leiten.

              Darüber hinaus besteht kein akuter Handlungsbedarf. Es steht aber zu befürchten, dass die Rechtsdurchsetzung im Vereinigten Königreich bzw. die dortige Vollstreckung europäischer Titel künftig komplexer wird.

               

              Kernthesen

              • Der Brexit wird aller Voraussicht nach einen bedeutenden Einfluss auf die künftige IP-Politik von international agierenden Unternehmen haben. Die Regierung des Vereinigten Königreichs bemüht sich zwar, mittels entsprechender Absichtserklärungen den Eindruck zu vermitteln, es werde sich für den IP-Bereich kaum etwas ändern. Ob dem so ist, bleibt aber abzuwarten.
              • Akuter Prüf- und Handlungsbedarf kann bereits jetzt bzgl. Marken/UM, Designs/GGM sowie bei laufenden Verfahren unter deren Beteiligung bestehen. Auch IP-relevante Verträge sollten Unternehmen im Vorfeld des Brexit in den Blick nehmen.
              Wir verwenden Cookies, um Ihnen die beste Nutzererfahrung auf unserer Website zu ermöglichen. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie die Verwendung von Cookies akzeptieren.
              Mehr Informationen

              Ihre Privatsphäre

              Wenn Sie unsere Website besuchen, kann diese in Form von Cookies Informationen über Ihren Browser speichern oder abrufen. Wir verwenden diese Informationen hauptsächlich, um sicherzustellen, dass die Website so funktioniert, wie Sie es erwarten, aber auch um zu erfahren, wie wir Ihr Surferlebnis in Zukunft verbessern können. Die gesammelten Informationen identifizieren Sie in der Regel nicht persönlich. Sie helfen uns aber dabei, Ihnen eine persönlichere und anwenderfreundlichere Webseite zu bieten.
              Wir respektieren Ihr Recht auf Privatsphäre! Sie können selbst entscheiden, welche Arten von Cookies Sie zulassen möchten. Für mehr Informationen und Berechtigungsänderungen klicken Sie auf die verschiedenen Optionen. Das Blockieren einiger Cookies kann jedoch dazu führen, dass bestimmte Funktionen der Website nicht mehr wie erwartet funktionieren.

              (Erforderlich)

              Diese Cookies sind erforderlich